In seinem Beschluss vom 16.12.2004 hat der Bundesgerichtshof (BGH) einer Rechtsbeschwerde zur Anmeldung der Marke "BerlinCard" stattgegeben (Az. I ZB 12/02).

Die Bezeichnung wurde bereits am 09. Juli 1998 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen zur Eintragung angemeldet. Darunter fanden sich z.B. Computer, Lampen, Zeitschriften und Dienstleistungen wie Immobilienvermittlung- und verwaltung. Die Marke war für ein Kartensystem im Sinne einer Rabatt- oder Mitgliedskarte für Berlin gedacht. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) wie auch das angerufene Bundespatentgericht (BPatG) haben die Anmeldung zurückgewiesen, weil der Bezeichnung "BerlinCard" die Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehle. Das BpatG verweis darauf, dass die angesprochenen Verkehrskreise in der Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit vielen unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen ausschließlich einen Sachhinweis auf ein Kartensystem, aber kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sehen würden. Zudem sei die Bezeichnung als beschreibende freihaltungsbedürftige Merkmalsangabe von der Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ausgschlossen.

Dem trat der BGH entgegen. Nach ständiger Rechtsprechung ist Unterscheidungskraft i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. Dabei, so der BGH, ist jedoch ein großzügiger Maßstab zugrunde zu legen, denn jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Die Unterscheidungskraft ist jedoch dann zu verneinen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird. Denn nur dann kann davon ausgegangen werden, so das Gericht weiter, daß der Verkehr ohne weiteres und ohne Unklarheiten den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren und Dienstleistungen sieht.
Aber allein die Feststellung des Bundespatentgerichtes, daß der angesprochene Durchschnittsverbraucher die Verwendung der Bezeichnung "BerlinCard" im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der unterschiedlichsten Art als Hinweis darauf versteht, daß diese im Rahmen eines Kartensystems erhältlich seien oder in Anspruch genommen werden könnten, genügt nach Ansicht des BGH nicht, um die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke zu verneinen. Denn bei Kartensystemen ist weder festgestellt worden noch sonst ersichtlich, daß die angesprochenen Verkehrskreise den Namen eines Kartensystems als herkunftsmäßiges Kennzeichen auch für alle damit beziehbaren Waren und Dienstleistungen ansehen würden.

Der BGH hat die Sache daher an das Bundespatentgericht zurückverwiesen. Dieses hat nunmehr zu prüfen, ob das Wort "BerlinCard" einen engen beschreibenden Bezug zu den einzelnen Waren und Dienstleistungen aufweist, insbesondere unter Berücksichtigung des geographischen Bestandteils der angemeldeten Marke.